Nova linha de cuidados com a pele de Hailey Bieber é recebida com processo por violação

Autora colaboradora: Heather Antoine

Em abril de 2015, Kylie Jenner apresentou um pedido de marca registrada para a marca “KYLIE” para “serviços de publicidade” e “serviços de endosso”. O aplicativo pretendia servir como um trampolim antes do lançamento de sua linha de cosméticos de Jenner. No entanto, Kylie Minogue se opôs ao pedido de marca registrada de Jenner, citando sua propriedade e uso do Kylie.com, que vendia roupas, perfumes e outros produtos comercializados com seu nome desde agosto de 1996 (um ano antes do nascimento de Jenner). A oposição acabou sendo retirada e, embora não fosse pública, só posso supor que um acordo foi alcançado, levando aos 194 pedidos e registros de marcas atualmente de propriedade da empresa de Jenner, Kylie Jenner, Inc. Lição aprendida, certo? Errado.

Em 15 de junho de 2022, a modelo e socialite Hailey Bieber lançou oficialmente seu mais novo empreendimento “Rhode”, anunciado como uma linha de cuidados com a pele acessível e livre de crueldade. O lançamento foi divulgado para os quase 50 milhões de seguidores de Bieber, bem como para seu marido, os 245 milhões de seguidores de Justin Bieber. Menos de uma semana depois, em 21 de junho de 2022, Rhode-NYC entrou com uma ação no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York alegando violação de marca registrada (Rhode-NYC LLC vs. Rhodedeodato Corp. et ai; 1:22-cv-05185, a “Reclamação”). Como chegamos aqui? Você pode ou não já ter visto alguns relatórios sobre este, mas o que o torna particularmente interessante (pelo menos para este nerd de IP) é a história por trás.

Em 2014, as ex-colegas de quarto da faculdade Purna Khatau e Phoebe Vickers (Rhode-NYC) deixaram seus empregos em tempo integral para construir seu próprio negócio de roupas e acessórios de luxo, “Rhode”. Conforme detalhado pela reclamação, “nos Estados Unidos, Bergdorf Goodman, Neiman Marcus e Saks Fifth Avenue carregam produtos de alta qualidade da Rhode, e a Bloomingdales dedicou uma seção de seu carro-chefe da cidade de Nova York à marca”, que foi usada por nomes conhecidos como Beyoncé, Mindy Kaling e Maya Rudolph. Seu lucro previsto para 2022 é supostamente de US$ 14.5 milhões.

Em 2017, Rhode-NYC obteve seu primeiro registro de marca para “RHODE” para vários itens de vestuário. Em março de 2019, eles entraram com outro pedido de bolsas, que registrou no início de 2021. Em junho de 2019, a empresa solicitou o registro de marca de calçados, que está pendente. Então, em 2020, a empresa apresentou vários pedidos adicionais de marca registrada para proteger a expansão das vendas de roupas infantis, roupas masculinas, óculos de sol, joias, cobertores e têxteis, acessórios para o cabelo e itens diversos, como bonecas de pelúcia, quebra-cabeças, velas e enfeites. Eles também apresentaram um pedido para proteger “serviços de lojas de varejo”. É importante notar que a Rhode-NYC não apresentou nenhum pedido na Classe 3 para proteger o uso ou uso futuro de produtos de beleza.

Um pouco simultaneamente, em novembro de 2018, Bieber entrou com um pedido de “RHODE” na classe 25 para roupas. No entanto, esse pedido foi recusado com base no risco de confusão com Rhode-NYC e acabou sendo “expressamente retirado”. Foi relatado que Bieber entrou em contato com Rhode-NYC durante esse período para comprar o nome e foi recusado.

Então, em fevereiro de 2020, Bieber apresentou um pedido de intenção de uso destinado a manter seu lugar na fila para o eventual uso de “RHODE” na Classe 3 para produtos de beleza. Esse pedido foi analisado por um examinador de marcas que não levantou qualquer risco de confusão com as marcas da Rhode-NYC. O pedido foi publicado para oposição e Rhode-NYC não se opôs. Um pedido para o logotipo “RHODE” também foi arquivado, liberado para oposição e não contestado por Rhode-NYC. Bieber apresentou vários outros pedidos para HAILEY RHODE e HAILEY RHODE BEAUTY. De acordo com a Queixa, esses pedidos levaram a uma correspondência em que os advogados de Bieber explicaram que Bieber havia abandonado seu pedido de “RHODE” em roupas após “tomar a decisão. . . abandonar os planos de prosseguir com uma linha de roupas sob a marca 'RHODE'.” Neste momento, pode-se pensar que as partes aceitaram a proposta de que esses dois “Rhodes” poderiam coexistir desde que Bieber não tentasse vender roupas.

Como uma barra lateral rápida, a pergunta que fazemos em casos de violação de marca registrada é se existe uma “probabilidade de confusão” entre as marcas. Existem vários fatores nessa análise, mas eles incluem o grau de semelhança entre as marcas em questão e se os produtos das partes estão suficientemente relacionados para que os consumidores possam presumir (erroneamente) que eles provêm de uma fonte comum. Por exemplo, as companhias aéreas DELTA e a DELTA dental provavelmente não serão problemáticas porque ninguém imaginaria que a companhia aérea forneceria seguro odontológico.

Voltar para ele. Como mencionei antes, até este ano, Bieber só tinha pedidos restantes ou “vivos” na Classe 3 para “RHODE” como marca independente e Rhode-NYC nunca apresentou um pedido na Classe 3. No entanto, em 16 de maio de 2022, Bieber apresentou uma lista bastante exaustiva de bens e serviços que seriam fornecidos sob a marca “RHODE”, incluindo roupas e calçados. Se eu fosse uma mulher de apostas (e sei que é de vez em quando), meu palpite é que foi isso que levou Rhode-NYC ao limite. Embora Rhode NYC também estivesse esperando o lançamento oficial do produto para processar no Tribunal Federal, em vez de se opor ao pedido no USPTO como Minogue fez. No entanto, eu me pergunto por que foi tomada a decisão de registrar um pedido na Classe 25 para roupas quando Rhode-NYC já possui um registro na Classe 25 para roupas.

Não há dúvida de que a celebridade adiciona camadas aos casos de violação de marca registrada. O público assume e associa a celebridade à propriedade “original”, o que pode criar problemas para empresas como Rhode-NYC. Desde que a linha de Bieber foi anunciada, Rhode-NYC afirma que já notou confusão, inclusive em seus próprios anúncios e endossos quando as pessoas marcaram incorretamente as contas de mídia social de Bieber.

Rhode-NYC está atualmente buscando uma liminar ordenando que Bieber pare de usar o nome “RHODE” ou qualquer variação de sua marca.

A Legal Entertainment entrou em contato com a representação para comentar e atualizará esta história conforme necessário.

Heather Antonie é sócia e presidente das práticas de proteção de marca e marca registrada e proteção de marca e privacidade e segurança de dados da Stubbs Alderton & Markiles LLP, onde ela protege a propriedade intelectual de seu cliente – incluindo seleção, gerenciamento e proteção de marca. Heather também ajuda as empresas a projetar e implementar políticas e práticas que estejam em conformidade com as leis de privacidade nacionais e internacionais.